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発明相談から特許取得までの流れ

特許取得までの流れ

特許出願の流れ

原則として、発表の2か月前に連絡をしてください。

特許出願について

特許権は、下に示す特許出願から一連の手続きを経ることにより特許権が発生します。

また、特許出願から1年以内に優先権を主張して外国出願をすることができます。

各手続きには、知的財産部門による審査、外国出願についてはJSTによる審査がなされます。詳しくは、各項目を参照してください。

1.知的財産部門へ連絡

「発明かな?」と思ったら、とりあえず知的財産部門(内線3020、chizai@jimu.akita-u.ac.jp)に連絡してください。

すでに公表された発明、学会で発表された発明については、特許権が取得できません。ただし、日本では公表後6ヶ月以内であれば、新規性喪失例外の適用を受けることもできますが、海外にはこの例外規定のない国(例:ヨーロッパ)もあり、外国出願ができない場合があります。また、知的財産部門での審議で、優先順位が低い出願だとみなされ、特許出願不要と判断される恐れがありますので、できるだけ早く連絡してください。

2.知的財産部門担当教員との打合せ

発明相談に際し、発明の概要等が分かる資料をご用意下さい。専任教員が発明内容を把握し、先行技術調査を行った後に、その結果を連絡いたします。先行技術と区別できないなど特許要件を備えていないと判断される場合は、再考するようお願いします。

3.発明届の提出

特許性があると連絡を受けた場合には、早急に発明届出書を提出してください。発明届出書の内容に基づいて、専任教員が知的財産部門で審議を行うための資料を作成します。

4.知的財産部門での審議

知的財産部門では、発明届出書の発明について、発明の重要性(例えば、市場性、技術範囲、侵害立証の容易性、実施可能性など)を判断し、本学が職務発明として発明を承継するか審議いたします。本学への承継が承認されましたら、秋田大学が出願人となって、特許出願することになります。承継しない場合は、発明届出書を返却しますので、発明者自身が出願人となって自己負担で特許出願することができます。なお、審議結果については、文書で通知いたします。

5.大学が承継する場合

本学が発明を承継する場合には、発明者の方は「発明等譲渡書」を提出してください。学生が発明者に含まれている場合は、特許出願前に本学と学生との間で譲渡契約を締結する必要があります。

知的財産部門が「発明等譲渡書」等の必要な書類を受領した後に、特許事務所との打ち合わせ日程をお知らせいたします。

6.特許出願

国内の特許出願から権利化に要する一連の費用は、1件当たりおよそ70万円です。

特許事務所から明細書等(案)が届きましたら、加筆・修正等を行って下さい。明細書の修正が終わりましたら特許出願を行います。

外国出願

1.外国出願について

国内特許は国内での製造販売等に特許権の効力が及びますが、国内特許だけでは外国で製造販売される製品には効力が及びません。そのため、外国での事業展開が予想される製品に実施される発明は、事業展開するその国毎に特許を取得する必要があります。一方、外国出願には多額に費用(例えば、米国出願では150万円程度)を必要とします。費用が高額のため、秋田大学では、科学技術振興機構(JST)からの支援を受けることができた場合に、外国出願をすることができます。ただし、共願者が存在する場合であって、共願者が外国出願の費用を全額負担する場合には、この限りではありません。

2.PCT出願支援申請(国内出願から6ヶ月以内)

本学では、発明者から外国出願要望書が提出された発明について、知的財産部門からJSTへPCT出願の支援申請を行います。なお、外国出願要望書は遅くとも申請期限の2ヵ月前には提出してください。

3.JSTでの支援審査

JSTへ支援申請を行うと、JSTから申請された発明について質問もしくはヒアリングの要請があります。ヒアリングはJSTの担当調査官が本学に訪れ、発明者の方は担当調査官に対して発明内容をプレゼンしていただきます。ヒアリングの際は、知的財産部門が同席します。
JSTの審査会では、担当調査官が発明者に代わって発明内容を説明し、支援を行うか否かの審議がなされます。

4.PCT出願(国内出願から1年以内)

JSTでの審査会の結果、支援が受けられた場合は、知的財産部門からPCT出願を行います。支援を受けられなかった場合には、外国出願は行いません。

5.国際調査、国際予備審査

PCT出願を行うと国際調査機関(特許庁)が先行技術を調査して国際調査報告がなされます。請求項のみの補正で特許性が得られない場合は、国際予備審査請求を行い明細書の内容を補正します。補正を行っても、特許性が得られない場合には、権利化を希望する国に出願移行をすることができません。

6.各国移行出願支援申請(国内出願から2年以内)

知的財産部門からJSTへ各国移行段階の支援申請を行います。JSTでの審査は上述のPCT出願と同じ手順となります。平成28年以降は、移行出願の要件として企業等との共同研究契約や実施許諾契約がなされていることが予定されています。

7.各国移行出願(国内出願から2年6月以内)

JSTの審査の結果、移行出願の支援が得られた場合には、知的財産部門から移行出願手続きを行います。支援を受けられなかった場合、移行出願は行いません。

8.各国での特許性の審査・権利化

希望国に出願移行が行われると、移行された国の制度により審査が行われ、特許性の要件を具備した場合に特許権が付与されます。権利化されると、移行された国の制度により特許権を維持するための維持年金(例えば米国の5年~8年分の年金は160ドル)が発生します。

審査請求

1.審査請求について

原則として、秋田大学の単独出願の場合には、特許出願から2年6ヶ月を経過した時点で審査請求をするかどうか判断します。代表発明者に審査請求要否回答書をお送りしますので、所定の事項を記入して提出してください。共同出願の場合には、共願者の意向を考慮して対応します。

特許出願後に陳腐化した発明や、出願後に新たに先行技術が発見され特許権が取得できない恐れがある発明が存在するため、真に権利化が必要な発明であるかを審査請求時に改めて判断します。

審査請求は、特許出願した発明が特許要件を具備しているか、特許庁に対して実態審査を行わせる手続きです。出願から3年以内に審査請求をしない場合は、その出願は取り下げられたとみなされます。

2.審査請求の要件

知的財産部門では、審査請求要否回答書の内容と、以下の①~までの要件を考慮して審議を行います。審議の結果、審査請求してもよいとの結論に達した場合には、審査請求を行います。

①発明者に権利化の意思があること(共願者が存在する場合は、全員が権利化を希望していること)
②新規性・進歩性を有すること
③代替え技術がある場合は、それよりも優れていること
④発明者が当該発明関係する研究を継続中であること
⑤発明者が当該発明について技術移転活動中であり、権利化されたときに企業にライセンスを行う予定が有ること
⑥発明者が当該発明について共同研究、受託研究中であること

拒絶理由通知

1.拒絶理由について

審査請求を行うと、特許庁の審査官が出願した発明について特許要件を具備しているかどうかを判断し、特許要件を具備していない場合には拒絶理由通知がなされます。

拒絶理由通知に対しては、特許請求の範囲に記載した権利範囲を減縮又は修正して先行技術を回避することや、審査官の主張に反論することにより、その拒絶理由を解消できる場合があります。手続きとしては、補正書、意見書を提出することになります。

2.代表発明者へ通知

特許庁から拒絶理由通知が送達された場合には、拒絶理由通知に拒絶理由要否回答書を添付して代表発明者に通知します。代表発明者は、拒絶理由通知の内容を確認し、拒絶理由応答要否回答書に必要事項を記載して提出してください。

3.拒絶理由対応の要件

知的財産部門では、拒絶理由応答要否回答書の内容と、以下の①~③までの要件を考慮して審議を行います。審議の結果、応答してもよいとの結論に達した場合には、特許事務所へ手続き依頼を行い、特許事務所から提出された補正案、意見書案を確認していただいて、特許庁への応答手続きを行います。

①発明者が本学に在籍し、かつ、発明に係る研究を継続しており、権利化の意思があること(共願者が存在する場合は、全員が権利化を希望していること)
②補正書、意見書の提出により拒絶理由の回避が可能であること
③補正後の権利範囲で、特許の活用が可能であること

特許権

1.特許権について

特許権は、特許庁から特許出願に対して特許査定がなされ、1年から3年までの特許料を納付することにより発生します。

特許権は、独占排他権であり、特許権者のみが特許に係る発明を実施することができます。特許権者は、無断で特許発明を実施した者に対しては、差し止め請求や損害賠償請求することができます。また、特許権者は、企業等に特許権をライセンスすることにより、企業等からライセンス料を得ることもできます。

権利維持

1.権利維持放棄について

特許権が付与されると、その権利を維持するために1~3年分の年金を特許庁に支払います。その後、さらに権利を継続させるためには、各年の年金支払が必要です。

権利化後に数年が経過すると、発明が陳腐化する場合や活用の見込みのない特許が存続されている場合があります。権利を維持するための年金は、存続期間が長いほど高額になるため、権利維持を行わず不要な年金支払いを排除する必要があります。そのため、代表発明者及び共願人が存在する場合は共願人にも、本件発明を実施するか否かと、本件発明の維持が必要か否かの問い合わせを行います。

2.権利維持の要件

本学が単独で特許権を所有している場合は、知的財産部門で上述の実施の有無、権利維持の必要性と以下の要件を考慮して審議を行います。原則、3年目毎に権利維持の要否を見直し、10年目に達したときには1年毎に要否を見直します。

本学が企業等と共同で1つの特許権を所有している場合は、下記の要件の他に、共同所有者の希望及び必要経費を考慮して権利維持の要否を見直します。年金は特許権発生から年月が経過するほど高額になるため、権利維持の審査も厳しくなります。

知的財産部門で年金納付の結論に達した場合、年金納付手続きを行います。

権利維持の要件
①発明者に権利維持の意思があること(共願者が存在する場合は、全員が権利維持を希望していること)
②代替え技術がある場合は、それよりも優れていること
③発明者が企業にライセンスを行っていること、又は予定が有ること
④発明者が当該発明について共同研究、受託研究中であること
⑤発明者が当該発明について技術移転活動中(見込み有)であること
⑥発明者が当該発明に関係する研究を継続中であること

特許権の消滅

1.特許権の消滅について

特許権は、原則として特許出願から20年を経過することにより消滅します。ただし、医薬品など、一定の要件を満たす発明の場合には、さらに5年の延長が認められることがあります。

また、特許権は特許権が発生して3年を経過した時点で毎年維持年金を支払う必要があり、維持年金を支払わないと特許権が消滅します。なお、維持年金は各年分をまとめて支払うこともできます。